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鈦媒體注：本文來自于源碼資本，作者為方達(dá)律師事務(wù)所合伙人祁放，鈦媒體經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

當(dāng)今的商業(yè)世界，知識(shí)產(chǎn)權(quán)早已經(jīng)是企業(yè)發(fā)展過程中護(hù)城河的重要一環(huán)。

隨著中國整體市場(chǎng)的快速迭代，越來越多的企業(yè)在創(chuàng)立之初，就將企業(yè)商標(biāo)的設(shè)計(jì)、注冊(cè)、推廣和保護(hù)提上了日程，尤其是在消費(fèi)賽道的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，更是將商標(biāo)作為企業(yè)品牌和產(chǎn)品市場(chǎng)戰(zhàn)略的關(guān)鍵內(nèi)容。

隨著中國與世界市場(chǎng)的接軌，國內(nèi)各個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，商標(biāo)作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重要內(nèi)容，近年來呈現(xiàn)出涉及到商標(biāo)的民事、刑事和行政案件增長較快的趨勢(shì)。市場(chǎng)上，為了牟取私利而進(jìn)行的搶注、惡意侵權(quán)李逵李鬼真假難辨等現(xiàn)象依舊層出不窮。

如何確保企業(yè)商標(biāo)注冊(cè)完備，如何對(duì)企業(yè)商標(biāo)進(jìn)行日常有效的管理，面對(duì)自身權(quán)益受到損害如何維權(quán)？針對(duì)以上問題，我們邀請(qǐng)了方達(dá)律師事務(wù)所合作人，業(yè)內(nèi)知名知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域律師--祁放博士，為碼會(huì)的各位創(chuàng)業(yè)者帶來線上專題分享。

今天的分享分為三個(gè)部分：第一是商標(biāo)注冊(cè)和管理，第二是商標(biāo)權(quán)的保護(hù)，第三是商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的防范。

一、商標(biāo)的注冊(cè)和管理

1. 商標(biāo)的注冊(cè)和申請(qǐng) 

1）創(chuàng)業(yè)公司應(yīng)該采取什么樣的商標(biāo)注冊(cè)策略？

知識(shí)產(chǎn)權(quán)無論是商標(biāo)、專利還是著作權(quán)，都是從擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)開始，之后才是保護(hù)或者第三方使用的問題。獲得商標(biāo)牽涉到申請(qǐng)和注冊(cè)，比如作為一個(gè)剛起步的公司，或者說公司還沒有明確的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，也沒有想好具體的標(biāo)識(shí)，在這期間怎么樣進(jìn)行商標(biāo)的申請(qǐng)和注冊(cè)？

作為律師來講，我們的建議是盡早注冊(cè)，特別是我國實(shí)行的是先注冊(cè)先獲得的制度。通過注冊(cè)獲得的這個(gè)商標(biāo)的效力范圍是全國的范圍，注冊(cè)之后可以阻止其他公司去注冊(cè)和使用近似的商標(biāo)在類似產(chǎn)品上。所以，盡早申請(qǐng)注冊(cè)就變得非常重要。

2）設(shè)計(jì)注冊(cè)商標(biāo)的注意事項(xiàng)

首先，申請(qǐng)之前要知道申請(qǐng)的是什么標(biāo)識(shí)，在設(shè)計(jì)自己標(biāo)識(shí)的時(shí)候，也得需要了解一下設(shè)計(jì)成什么樣的標(biāo)識(shí)才不會(huì)和其他人的在先權(quán)利相沖突。如果與其他人在先權(quán)利相沖突就可能會(huì)有后續(xù)糾紛。

在先權(quán)利包括在先商標(biāo)權(quán)，因而需要看看有沒有在先近似的標(biāo)識(shí)，特別是一些大家比較喜歡用的標(biāo)識(shí)，可能被其他方搶先申請(qǐng)了。如果評(píng)估下來申請(qǐng)會(huì)非常難，或者可能性非常小，公司就需要盡早有一個(gè)備選方案，或者說申請(qǐng)其他標(biāo)識(shí)，或者嘗試一下能不能申請(qǐng)下來并同時(shí)申請(qǐng)其他標(biāo)識(shí)。

其次，就商標(biāo)的具體設(shè)計(jì)是用文字或者是圖形，很多公司希望在商標(biāo)上傳達(dá)一些產(chǎn)品的信息，但是這種情況會(huì)存在不予核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。比如說有一種飲料叫六個(gè)核桃，這個(gè)商標(biāo)確實(shí)是注冊(cè)下來了，申請(qǐng)標(biāo)識(shí)的意思是飲料里面有這個(gè)核桃。

因?yàn)橹袊鴤鹘y(tǒng)的中醫(yī)認(rèn)為吃核桃會(huì)有進(jìn)補(bǔ)的效果，但是六個(gè)核桃的標(biāo)識(shí)其實(shí)很難注冊(cè)下來。最后是依靠在商標(biāo)申請(qǐng)之前長期的使用，來證明這個(gè)標(biāo)識(shí)確實(shí)和這個(gè)公司已經(jīng)建立了聯(lián)系，最后才能夠獲得注冊(cè)。

商標(biāo)的首要功能是：申請(qǐng)的標(biāo)識(shí)是為了將商標(biāo)所有人及其產(chǎn)品建立聯(lián)系。讓消費(fèi)者一看就知道這是你的產(chǎn)品，但是不應(yīng)該傳遞產(chǎn)品里面的質(zhì)量、成分或者是其他信息。如果傳遞了這些信息，從商標(biāo)法的角度來看，一方面，商標(biāo)就會(huì)缺乏顯著性；另一方面好像壟斷了這個(gè)領(lǐng)域。這個(gè)是要求在申請(qǐng)前就標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)上，需要考慮這些內(nèi)容。

再次，商標(biāo)主要是兩個(gè)部分，一部分是標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)；一部分是商品和服務(wù)的類別，這兩個(gè)相加才構(gòu)成商標(biāo)能夠保護(hù)的范圍。一個(gè)商標(biāo)的注冊(cè)必須要確認(rèn)這個(gè)商標(biāo)需要注冊(cè)在哪些類別的商品或者服務(wù)上，才能在這些被注冊(cè)的商品和服務(wù)上獲得保護(hù)。

最后，還有一點(diǎn)標(biāo)識(shí)必須是商標(biāo)法允許使用的，這個(gè)標(biāo)識(shí)不能有害社會(huì)主義道德風(fēng)尚等，這是一個(gè)比較客觀的標(biāo)準(zhǔn)。最近一段時(shí)間，商標(biāo)局使用這一條規(guī)定越來越多了，比如說上海一家貿(mào)易有限公司申請(qǐng)的四個(gè)字母商標(biāo)“MLGB”，從商標(biāo)局到法院都認(rèn)為這個(gè)標(biāo)識(shí)是格調(diào)不高，有不良含義，有害道德主義風(fēng)尚。

還有一個(gè)原因這個(gè)公司確實(shí)也申請(qǐng)了多個(gè)打擦邊球的標(biāo)識(shí)，也是給商標(biāo)局和法院留下不好的印象，認(rèn)為就是在利用商標(biāo)注冊(cè)的系統(tǒng)和機(jī)制來申請(qǐng)注冊(cè)這些有不良影響的標(biāo)識(shí)?！渡虡?biāo)法》第十條的第一款，列了八種不同類別的標(biāo)識(shí)不得注冊(cè)和使用的情形，比如說國旗國徽、外國的國名、重要城市的名字都是不能夠被申請(qǐng)為商標(biāo)的。

3）商標(biāo)應(yīng)該在多少類別上進(jìn)行申請(qǐng) 

作為商標(biāo)申請(qǐng)人的公司，在申請(qǐng)標(biāo)識(shí)時(shí)要考慮這個(gè)商標(biāo)在多少類別上進(jìn)行申請(qǐng)。一個(gè)商標(biāo)可以申請(qǐng)多個(gè)類別，總共有四十五個(gè)大類，每個(gè)大類多則幾十個(gè)小類，小則幾個(gè)小類。

（1）當(dāng)注冊(cè)的類別越多，伴隨著成本也越高。一般申請(qǐng)人的商標(biāo)注冊(cè)都是注冊(cè)在一些核心的產(chǎn)品或者服務(wù)上。比如你化妝品就注冊(cè)在香水、護(hù)膚品或者是香皂這些類別上，運(yùn)動(dòng)鞋就要注冊(cè)在鞋類甚至皮革。

（2）當(dāng)然具體注冊(cè)到多大范圍，還是要取決于一個(gè)是公司對(duì)現(xiàn)在目前核心產(chǎn)品服務(wù)范圍的認(rèn)識(shí)，還有對(duì)將來可能要擴(kuò)展的產(chǎn)品服務(wù)類別。

（3）還要考慮到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手要進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能在什么類別上獲得商標(biāo)的商譽(yù)。因?yàn)橛械膶?duì)手可能現(xiàn)在不會(huì)進(jìn)入某個(gè)領(lǐng)域，但這個(gè)領(lǐng)域還是有可能和公司的產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)生聯(lián)系。比如說玩具汽車和汽車屬于不同的大類，但是這兩個(gè)類別又容易讓消費(fèi)者建立聯(lián)系。

4）商標(biāo)注冊(cè)的時(shí)間成本

商標(biāo)局從一個(gè)商標(biāo)申請(qǐng)到最后做出決定，之前是需要一年的時(shí)間，現(xiàn)在加快審查速度也需要六到九個(gè)月。如果沒有事先分析，可能九個(gè)月才能知道商標(biāo)局核不核準(zhǔn)，如果不核準(zhǔn)的話，可以去商評(píng)委申請(qǐng)復(fù)審，又會(huì)有一些時(shí)間耽誤，最后也不一定能夠注冊(cè)下來。

2. 商標(biāo)的維護(hù)與管理 

獲得注冊(cè)商標(biāo)之后應(yīng)該怎么辦？公司里面要有一套商標(biāo)的管理制度，有專門的人員去維護(hù)這些標(biāo)識(shí)。商標(biāo)要依賴于使用才能夠維系商標(biāo)的生命力，或者是有效性，或者是知名度，這些都是和商標(biāo)的使用分不開。

注冊(cè)成功后如果不使用，這個(gè)商標(biāo)有可能被依據(jù)不使用而撤銷。商標(biāo)就是為了讓消費(fèi)者能夠把一個(gè)產(chǎn)品、帶有這個(gè)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品和服務(wù)，同提供這種產(chǎn)品服務(wù)的經(jīng)營者、工廠之間建立聯(lián)系。如果這個(gè)商標(biāo)在市場(chǎng)上不使用，就失去了商標(biāo)存在的意義，因此在商標(biāo)法設(shè)計(jì)了連續(xù)三年不使用被撤銷的制度。

商標(biāo)維護(hù)和管理，首先要有個(gè)管理制度，有專門人員來負(fù)責(zé)。從申請(qǐng)時(shí)就要管理，發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)的需求、跟蹤申請(qǐng)的流程、監(jiān)督商標(biāo)的狀態(tài)、評(píng)估使用的情況。

任何一種管理制度都需要有財(cái)務(wù)資源來支持。配合公司推廣是監(jiān)督商標(biāo)的使用情況，主要分為兩個(gè)大的部分，一個(gè)是從管理制度角度來說，管理人、負(fù)責(zé)人要知道哪些標(biāo)識(shí)公司在用，哪些標(biāo)識(shí)公司沒有用，這個(gè)標(biāo)識(shí)是不是注冊(cè)在的那些使用了的產(chǎn)品和服務(wù)上使用。

比如說這個(gè)標(biāo)注冊(cè)在服裝上，現(xiàn)在推出了一條新的香水產(chǎn)品線。就需要立刻在香水、化妝品類別下去申請(qǐng)標(biāo)識(shí)的注冊(cè)，這點(diǎn)非常非常重要。

第二是需要保持商標(biāo)使用的記錄，包括標(biāo)識(shí)使用的范圍、情況和例子。這些都是今后如果有商標(biāo)爭(zhēng)議的時(shí)候，可以用來維護(hù)自己商標(biāo)的證據(jù)。在實(shí)際工作中，很多跨國大公司的商標(biāo)使用情況記錄做的也不好。

3. 商標(biāo)的使用

首先并不是說這個(gè)商標(biāo)注冊(cè)下來，就永遠(yuǎn)是我的了，別人就不能用了。商標(biāo)是和后續(xù)的使用連在一起的。商標(biāo)的使用是指規(guī)范性的使用，有些企業(yè)在實(shí)際使用的時(shí)候，并沒有使用注冊(cè)的標(biāo)識(shí)。

比如說一個(gè)服裝，可能認(rèn)為現(xiàn)在的這個(gè)標(biāo)識(shí)太復(fù)雜，又有英文、中文，還有圖形，就直接用英文了。還有一種情況可能是為做一個(gè)廣告，改換了標(biāo)識(shí)的形式或者字體，這些都是不規(guī)范的使用。因?yàn)榍懊嬉呀?jīng)強(qiáng)調(diào)商標(biāo)一定要用，使用需要保留證據(jù)和記錄。不規(guī)范的使用很可能不算對(duì)商標(biāo)的使用，也有可能侵犯其他人的權(quán)利。

一般推薦如果使用商標(biāo)時(shí)，可以添加一個(gè)R或者是一個(gè)TM，這樣可以更加醒目顯示說這是一個(gè)商標(biāo)的使用。

另外，不但要使用注冊(cè)的標(biāo)識(shí)，還要在核準(zhǔn)注冊(cè)的商品上使用，是指這個(gè)標(biāo)識(shí)是把某一個(gè)產(chǎn)品和它的生產(chǎn)者建立聯(lián)系的使用方式。

二、企業(yè)商標(biāo)權(quán)保護(hù) 

1. 行政處罰與民事侵權(quán)

針對(duì)第三方標(biāo)識(shí)和自身已經(jīng)使用的注冊(cè)標(biāo)識(shí)和商標(biāo)很像，或者自身的在先權(quán)利很像，行政程序上就可以提出異議或無效。比如我代理的喬丹商標(biāo)案，喬丹本人認(rèn)為福建喬丹注冊(cè)的一系列標(biāo)識(shí)侵犯了他的在先權(quán)利，因此我們就提了商標(biāo)無效，最后最高院把部分商標(biāo)無效了。

如果一個(gè)第三方用完全相同的標(biāo)識(shí)賣完全相同的東西，企業(yè)可以到工商投訴通過行政處罰，或者以民事侵權(quán)為名，到法院起訴對(duì)方侵權(quán)，要求對(duì)方停止使用再賠償。兩個(gè)方式都會(huì)達(dá)到讓對(duì)方停止使用的目的，但行政處罰沒有辦法獲得賠償。刑事程序有一個(gè)更好的震懾作用，但是刑事立案標(biāo)準(zhǔn)也更高一些，必須要有對(duì)方非法獲利多少等很硬核的證據(jù)。

2. 商標(biāo)異議、無效 

那什么情況下可以對(duì)注冊(cè)申請(qǐng)商標(biāo)提起異議、無效呢？這里面有幾個(gè)點(diǎn)比較重要。什么時(shí)候能產(chǎn)生這種沖突？就比如另外一方要申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，我作為權(quán)利人認(rèn)為這個(gè)東西不應(yīng)該被核準(zhǔn)注冊(cè)?！渡虡?biāo)法》第三十條、三十一條規(guī)定，我在先有一個(gè)商標(biāo)了，但是我不希望這個(gè)商標(biāo)獲得核準(zhǔn)和注冊(cè)，這是商標(biāo)和商標(biāo)之間的沖突。

此外有一個(gè)可能范圍會(huì)更加廣，也是在實(shí)踐中爭(zhēng)議出現(xiàn)最多的領(lǐng)域，那就是和在先權(quán)利的沖突。在先權(quán)利包括著作權(quán)、商號(hào)權(quán)、姓名權(quán)，甚至人身權(quán)利，擁有這些在先權(quán)利的公司或者個(gè)人，就會(huì)認(rèn)為在后的商標(biāo)注冊(cè)侵犯了在先權(quán)利。根據(jù)商標(biāo)法，并不是說有了在先權(quán)利，就能夠要求后面這個(gè)商標(biāo)不注冊(cè)或者是無效。這個(gè)在先權(quán)利還需要有一定的知名度，只有被公眾所了解的一種在先權(quán)利。根據(jù)商標(biāo)理論，什么樣的商標(biāo)不能夠注冊(cè)？那些會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者混淆，或者是導(dǎo)致消費(fèi)者不清楚帶有你標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品從哪里來的，是從在先權(quán)利來的，還是商標(biāo)申請(qǐng)人來的。為了達(dá)到消費(fèi)者混淆標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)在先權(quán)利必須是一個(gè)有影響力的在先權(quán)利。

這里就涉及到商標(biāo)搶注的問題，國家也很重視的問題，比如說一個(gè)外國公司，它先在美國發(fā)展，后來決定進(jìn)入到中國，一看發(fā)現(xiàn)自己的商標(biāo)被別人注冊(cè)了。搶注人商標(biāo)申請(qǐng)的時(shí)候，肯定比這家美國公司使用標(biāo)識(shí)要晚，因?yàn)槭橇私獾竭@個(gè)公司才申請(qǐng)注冊(cè)。

但是在先的公司，因?yàn)闆]有進(jìn)入到中國市場(chǎng)，在中國產(chǎn)品的影響力非常小，怎么樣證明產(chǎn)品獲得足夠的影響力去支撐針對(duì)搶注商標(biāo)的異議或無效，這是一個(gè)爭(zhēng)議非常多的區(qū)域。

前幾年我代理的特斯拉就是一個(gè)典型的案例。特斯拉剛進(jìn)入中國的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)自己英文和中文標(biāo)識(shí)，還有最經(jīng)典的T，以及它的域名都已經(jīng)被注冊(cè)了，而特斯拉又有一個(gè)很雄心勃勃的中國市場(chǎng)計(jì)劃。

所以，我們起初與搶注人溝通買回這個(gè)商標(biāo)，搶注者的價(jià)格公司覺得沒有辦法接受，然后我們提起無效。當(dāng)時(shí)非常幸運(yùn)，發(fā)現(xiàn)商標(biāo)被搶注前，特斯拉贊助過一個(gè)活動(dòng)。有這樣一個(gè)活動(dòng)的影響力，至少有這樣一個(gè)證據(jù)，現(xiàn)在特斯拉把標(biāo)識(shí)拿回來了。

還有一點(diǎn)是馳名商標(biāo)的問題。前面提到如果兩個(gè)注冊(cè)商標(biāo)的沖突，是注冊(cè)的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品類別都很像，這樣后者才不能注冊(cè)。如果后者在不類似的商品上注冊(cè)，在先商標(biāo)是擋不住的。但是如果在先商標(biāo)是一個(gè)馳名商標(biāo)，就可以獲得超過類似商品范圍的保護(hù)，這是商標(biāo)下面常說的一個(gè)跨類保護(hù)問題。

商標(biāo)糾紛歸根到底都是一個(gè)消費(fèi)者混淆的問題。還是要回到商標(biāo)的意義是什么。為什么要有商標(biāo)制度？目的是為了讓消費(fèi)者搞清楚帶有商標(biāo)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品服務(wù)是哪一家來的。這一系列的商標(biāo)權(quán)和注冊(cè)權(quán)的沖突，最后的問題都是會(huì)不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者混淆。

三、應(yīng)對(duì)商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

如何應(yīng)對(duì)商標(biāo)侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，需要和前面提到的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)中應(yīng)該關(guān)注的點(diǎn)一一對(duì)應(yīng)。前面提到商標(biāo)不規(guī)范的使用就會(huì)產(chǎn)生侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，還有是不是構(gòu)成商標(biāo)權(quán)的使用，這樣規(guī)范性使用一方面能減輕侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，另外一方面也是建立商標(biāo)使用的證據(jù)。商標(biāo)只有通過使用才能獲得知名度，才能逐漸的擴(kuò)大它的保護(hù)范圍，這是一個(gè)基本原則。

1. 注意加強(qiáng)自身商標(biāo)使用 

商標(biāo)不規(guī)范使用（拆分，改變商標(biāo)文字、圖形、顏色，改變顯著特征，超出核準(zhǔn)注冊(cè)的商品/服務(wù)范圍）可能產(chǎn)生侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。需要注意各種環(huán)境下的使用：產(chǎn)品本身包裝、宣傳材料、宣傳稿（有時(shí)突出性的文字描述也可能構(gòu)成商標(biāo)使用）；及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通，審閱產(chǎn)品包裝、宣傳物料。

2. 不侵權(quán)的抗辯

主張不構(gòu)成消費(fèi)者混淆（需要提交實(shí)際使用情況的證據(jù)，以及消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告等）；主張商標(biāo)權(quán)人惡意（惡意注冊(cè)商標(biāo)不應(yīng)獲得司法保護(hù)）；主張?jiān)谙葯?quán)利抗辯（字號(hào)權(quán)、商品化權(quán)、商標(biāo)先用權(quán)），還有先用權(quán)抗辯、權(quán)利窮竭抗辯、合理使用抗辯等。

3. 采取反制措施，對(duì)對(duì)方施加壓力

主張對(duì)方惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟；針對(duì)對(duì)方提起侵權(quán)訴訟。

Q&A

提問1：我有兩個(gè)使用相關(guān)的問題請(qǐng)教，一個(gè)是對(duì)于可能會(huì)涉及到的一些類目做商標(biāo)保護(hù)，同時(shí)，有一個(gè)撤刪的潛在風(fēng)險(xiǎn)，這一點(diǎn)上公司應(yīng)該怎么樣具體操作？

祁放博士：針對(duì)您這個(gè)問題，有兩種方式。第一，有一些防御性的注冊(cè)“注冊(cè)三年不使用”并不完全適用，比如說非常接近的標(biāo)識(shí)，商標(biāo)局也會(huì)認(rèn)為這個(gè)標(biāo)識(shí)和主標(biāo)識(shí)非常像，也會(huì)認(rèn)為這個(gè)主標(biāo)識(shí)可以延伸到防御性的標(biāo)識(shí)來使用。第二，對(duì)于跨不同類別的情況，我們的建議是每三年申請(qǐng)一次商標(biāo)就可以解決，雖然對(duì)于公司是一個(gè)大的負(fù)擔(dān)，但也沒有特別好的辦法。

提問2：因?yàn)槲覀兪亲鱿M(fèi)品的，會(huì)遇到一個(gè)情況授權(quán)商標(biāo)給到代工廠，或者是一些包材加工廠來用我們的商標(biāo)。在一些條款和加工合同上，怎樣規(guī)避一些風(fēng)險(xiǎn)呢？應(yīng)該怎么樣保護(hù)自己？

祁放博士：如果要授權(quán)另外一方去使用標(biāo)識(shí)，我覺得一定要規(guī)范地使用，這個(gè)標(biāo)只能這樣用，只能用在哪些產(chǎn)品服務(wù)上，規(guī)范使用是一個(gè)很重要的方面。再就是還要階段性了解標(biāo)識(shí)的使用情況，也對(duì)應(yīng)“三年不使用”的問題。

最核心還是規(guī)范使用，權(quán)利人自己規(guī)范使用比較容易，一旦許可出去之后，因?yàn)槭且粋€(gè)不同主體的使用，就需要去了解或者是控制一些使用情況。在多個(gè)案例中，由于商標(biāo)許可人怠于監(jiān)督被許可人規(guī)范使用商標(biāo)，造成侵犯他人商標(biāo)權(quán)，法院判決商標(biāo)許可人承擔(dān)連帶責(zé)任。

提問3：如何看待企業(yè)商標(biāo)防御注冊(cè)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)囤積商標(biāo)的審查之間的矛盾？

祁放博士：這之間沒有什么實(shí)際的矛盾，因?yàn)榉烙?cè)的前提是要有一個(gè)主商標(biāo)，而且是實(shí)際使用有一定影響力的主商標(biāo)，這樣才能談到防御注冊(cè)。而囤積商標(biāo)的前提是沒有主商標(biāo)，再者防御注冊(cè)的這些標(biāo)肯定和主標(biāo)很像。所謂防御就是為了防止別人來搭你的商譽(yù)，商譽(yù)是從哪兒來？

是從主要的商標(biāo)來的。所以防御注冊(cè)都是和主標(biāo)很像的標(biāo)識(shí)，才能叫防御注冊(cè)；而囤積商標(biāo)的前提是這些商標(biāo)沒有直接的使用，就是為了獲得商標(biāo)的注冊(cè)，為了能夠用這些商標(biāo)去打擊對(duì)手或者是賣給真正的權(quán)利人獲利，這種才是一個(gè)囤積商標(biāo)的行為。

提問4：如何去應(yīng)對(duì)大公司不停地以一些不充分理由來提出我的商標(biāo)無效呢？

祁放博士：前面我們說的是對(duì)自己商標(biāo)的保護(hù)，是對(duì)和自己商標(biāo)很像的標(biāo)識(shí)提無效或者異議。從另外一個(gè)角度，在后商標(biāo)的申請(qǐng)方很可能是完全善意地申請(qǐng)這個(gè)標(biāo)識(shí)，完全沒有希望依附于你的商譽(yù)。

我應(yīng)該獲得注冊(cè)，但是在先的標(biāo)識(shí)公司會(huì)不停的去提這個(gè)異議、無效。之前美國有一個(gè)案子，女性內(nèi)衣品牌維多利亞的秘密，還有一家女性內(nèi)衣店就叫做Victoria's Secret。維多利亞秘密起訴后者，后者陳述公司老板就叫Victoria，就喜歡用自己的名字。最后雙方打了好幾年的訴訟，最后雙方就停戰(zhàn)了。

從提問者的角度來說，首先還是要有一個(gè)自己的標(biāo)識(shí)，和在先標(biāo)識(shí)能夠建立起區(qū)分。對(duì)于在后的申請(qǐng)人來說，如果在有可能范圍內(nèi)，對(duì)這個(gè)標(biāo)識(shí)有一些自己特點(diǎn)的設(shè)計(jì)來進(jìn)行區(qū)分。如果在先商標(biāo)的所有人還是不滿意，還有一個(gè)方式就是打官司嘛。如果在先提了異議、無效輸?shù)袅?，最后可能確立在后標(biāo)識(shí)的合法性，以后再用就不用擔(dān)心這些沖突了。

提問5：商標(biāo)沒注冊(cè)下來的時(shí)候就上線產(chǎn)品有什么潛在風(fēng)險(xiǎn)，如果是以禮品的形式呢？

祁放博士：商標(biāo)沒注冊(cè)下來的時(shí)候就上線產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)還是有的，風(fēng)險(xiǎn)有多大要看公司自己的評(píng)估。因?yàn)闆]有注冊(cè)下來，就不了解是不是有在先標(biāo)識(shí)會(huì)擋住你的注冊(cè)。

如果商標(biāo)局審查員做了檢索之后，會(huì)告訴你這個(gè)商標(biāo)和其他商標(biāo)有沒有沖突；因?yàn)闆]有注冊(cè)下來，對(duì)審查員檢索的結(jié)果是不了解。

我覺得公司首先自己做一個(gè)評(píng)估，因?yàn)樯虡?biāo)都是公開的，在網(wǎng)上都可以檢索到，我們自己先評(píng)估里面的風(fēng)險(xiǎn)有多大，至少這個(gè)應(yīng)該是公司做商業(yè)決定的一個(gè)重要考量因素。

如果只是作為禮品，沒有生產(chǎn)銷售，沒有進(jìn)入到流通領(lǐng)域，可能影響不大。但是，商業(yè)層面的禮品贈(zèng)送，也有可能會(huì)認(rèn)為對(duì)商標(biāo)的使用，從而產(chǎn)生侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

提問6：在整個(gè)品牌視角升級(jí)的過程中，對(duì)應(yīng)的商標(biāo)視覺，比如說字體、顏色也會(huì)有一些變化。針對(duì)每一個(gè)版本的變化，都有重新申請(qǐng)使用范圍的商標(biāo)。從申請(qǐng)到下證還有一段時(shí)間，這段時(shí)間產(chǎn)品上是一個(gè)新版本的字體或者是LOGO，但是商標(biāo)證還是老一個(gè)版本。這個(gè)過程中，會(huì)不會(huì)有潛在的風(fēng)險(xiǎn)？

祁放博士：我覺得這個(gè)可能是對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的誤解。商標(biāo)的注冊(cè)其實(shí)并沒有給商標(biāo)權(quán)利人任何使用的權(quán)利，專利和著作權(quán)也是一樣。登記或者是核準(zhǔn)，并沒有給權(quán)利人任何使用商標(biāo)的權(quán)利，給的是排他權(quán)，是可以讓權(quán)利人阻止其他人用。

權(quán)利人自身究竟能不能用，取決于第三方有沒有在先權(quán)利，只要是第三方?jīng)]有在先權(quán)利就可以用，如果第三方有在先權(quán)利就不可以用，這個(gè)和注冊(cè)證沒有關(guān)系。針對(duì)這個(gè)問題，能不能用這個(gè)標(biāo)就要看之前有沒有一樣的標(biāo)識(shí)，有沒有在先權(quán)利。

因?yàn)橹虚g有六個(gè)月，因?yàn)槲覀兊纳虡?biāo)沒有注冊(cè)下來，可能沒有辦法阻止別人去用。單之前我們有一個(gè)標(biāo)，要看之前這個(gè)標(biāo)和現(xiàn)在這個(gè)標(biāo)是不是很像，如果是很像的話，也可以用之前的標(biāo)去阻止別人使用。就算是之前的標(biāo)不能阻止別人使用，那之后的標(biāo)核準(zhǔn)下來之后，還是可以阻止別人使用。因?yàn)楹藴?zhǔn)注冊(cè)就是需要時(shí)間，如果別人在這個(gè)時(shí)間已經(jīng)用了，我覺得也沒有辦法。

我的建議在后標(biāo)和在先標(biāo)一定要有個(gè)核心部分是一致，也是消費(fèi)者提到這個(gè)標(biāo)識(shí)會(huì)使用的代號(hào)或者那類似語言。這樣消費(fèi)者很容易把在后標(biāo)識(shí)和在先標(biāo)識(shí)給放在一起，認(rèn)為它是同一個(gè)標(biāo)識(shí)的不同階段，或者是商譽(yù)的延續(xù)，確實(shí)可以起到延續(xù)的效果。

如果用在后標(biāo)識(shí)去起訴，可以交在先商標(biāo)的使用證據(jù)，為了證明消費(fèi)者在很長一段時(shí)間內(nèi)都已經(jīng)對(duì)這個(gè)標(biāo)識(shí)有很高的認(rèn)知度，在消費(fèi)者中有很大的影響。雖然這中間具體標(biāo)識(shí)有一些細(xì)微的變化，對(duì)于消費(fèi)者來講是一個(gè)完整的證據(jù)鏈。這個(gè)還是得取決于標(biāo)識(shí)的變化程度，一個(gè)簡(jiǎn)單答案是說確實(shí)可以把在先商標(biāo)和在后商標(biāo)放在一起，來證明在后商標(biāo)的影響力，這個(gè)可以被接受。

提問7：剛才聽到您介紹對(duì)于一些商標(biāo)，或者說圖形商標(biāo)本身可以走著作權(quán)，我想聽一下哪些場(chǎng)景適合申請(qǐng)著作權(quán)，以及著作權(quán)和商標(biāo)來講，優(yōu)先級(jí)是什么樣的？

祁放博士：著作權(quán)和商標(biāo)、專利不一樣，作品產(chǎn)生時(shí)著作權(quán)是自動(dòng)產(chǎn)生。著作權(quán)是全球性的，在中國自動(dòng)獲得保護(hù)，不存在申請(qǐng)注冊(cè)的問題。著作權(quán)的問題，前提是有這個(gè)著作權(quán)，當(dāng)時(shí)特斯拉的案子，車頭的那個(gè)“T”的著作權(quán)需要證明這個(gè)東西是誰設(shè)計(jì)的，什么時(shí)候設(shè)計(jì)的，就擁有著作權(quán)的證據(jù)。有了這個(gè)證據(jù)之后，如果任何人再用相同的“T”，就是侵犯我的著作權(quán)。

但是，有著作權(quán)并不是說就不用申請(qǐng)商標(biāo)了，因?yàn)樯虡?biāo)的意義完全不同于著作權(quán)。最好要有需要注冊(cè)的產(chǎn)品和服務(wù)類別下的標(biāo)識(shí)，再用這個(gè)標(biāo)識(shí)直接做商標(biāo)，這個(gè)是對(duì)權(quán)利人最有利的。涉及著作權(quán)的商標(biāo)爭(zhēng)議，都是因?yàn)樵谙葯?quán)利人沒有商標(biāo)，所以只好依賴著作權(quán)來進(jìn)行維權(quán)，但往往效果不如依賴在先商標(biāo)權(quán)那么理想。

提問8：商標(biāo)保護(hù)應(yīng)該做到哪種程度呢？是否要主動(dòng)攻擊近似的商標(biāo)？

祁放博士：這個(gè)更多是商業(yè)決策，和你公司目前所在行業(yè)的領(lǐng)域，公司的大小，和發(fā)展方向都有關(guān)系，可能不是一個(gè)律師憑空給出答案的。不同領(lǐng)域的公司，商標(biāo)的重視程度不一樣。比如說那些奢侈品和化妝品對(duì)商標(biāo)都非常的看重，因?yàn)樗膬r(jià)值就在商標(biāo)，所以對(duì)商標(biāo)賦予特別的意義，會(huì)動(dòng)用相當(dāng)大的資源人力、物力對(duì)商標(biāo)維護(hù)。

但是對(duì)于一些技術(shù)性的企業(yè)，不是很看重這件事情，比如說精密的醫(yī)療器械，能夠做出精密醫(yī)療器械的廠商一般會(huì)有自己的品牌，不會(huì)貼一個(gè)別人的標(biāo)，所以醫(yī)療器械廠商更看重專利的問題，會(huì)看重市場(chǎng)上哪個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手用了我這個(gè)專利，我要阻止它使用我的技術(shù)，這是這些公司看重的點(diǎn)。

提問9：商標(biāo)的其他類目被搶注了，要如何申訴呢？

祁放博士：如果使用的產(chǎn)品服務(wù)不同類別被注冊(cè)相同的標(biāo)，一種是他用他們的，我們用我們的；另一種對(duì)公司的經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生了一定影響，那就提無效，但前提是要么主類商標(biāo)是一個(gè)馳名商標(biāo)，這是一個(gè)跨類別的問題，如果主類商標(biāo)有足夠的知名度，可以提出大量的證據(jù)，還是會(huì)有成功的希望把它的商標(biāo)注銷掉；

要么商標(biāo)搶注人的惡意極為明顯，例如在搶注我們的商標(biāo)的同時(shí)，大量搶注他人的商標(biāo)，不具有使用商標(biāo)的目的，否則的話就沒有辦法阻止。

另外一個(gè)思路是提起連續(xù)三年不使用撤銷申請(qǐng)，一般惡意商標(biāo)搶注人并不會(huì)真的使用商標(biāo)，只是想要借此謀取不正當(dāng)?shù)睦?，因此我們可以以連續(xù)三年不使用為由對(duì)搶注的商標(biāo)提起撤銷申請(qǐng)，同時(shí)在該被搶注的類別申請(qǐng)我們自己的商標(biāo)。

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